商標申請收到智財局「核駁先行通知」怎麼辦?AIPLUX五分鐘處理教學

7 分鐘

商標對於公司、品牌至關重要,加上進行申請所花的費用與等待審核所需的數月時間皆不是一筆可忽視的投入,因此我們自然都希望商標申請的過程順順利利,直接通過進行領證。但由於智財局委員的審核沒有人能保證一定通過,有時就是會收到「核駁先行通知」,這時候該怎麼辦呢?先別慌,由AIPLUX用五分鐘教您如何應對核駁、爭取自己的權利!

1. 何謂核駁理由先行通知書?

官方審查委員對於您所申請的商標,依據法條給予拒絕理由。
可能的理由,包含:
(一) 未繳納規費
(二) 商品/服務名稱有誤
(三) 商標圖樣不清晰
(四) 優先權文件未提供
(五) 妨害公序良俗
(六) 使公眾誤認誤信其商品品質
(七) 與前案相似
(八) 商標缺不具識別性。
除了上述的原因,還有其他不得註冊事項,可以參考商標法法規說明。

收到官文後,您有一定時間,可以採取一些作法,與審查委員進行答辯說明,您可能需要準備的文件 :
1.) 申請書 (點我到智財局下載)
2.) 商標圖檔 (視情況,非必要)
3.) 答辯理由書 (視情況,非必要)
4.) 相關證據資料 (視情況,非必要)

2. 我有多少時間處理?

核駁先行通知書官文的回覆,需在送達次日起算30天內進行。如30天不夠,可在這30天內提出申請延長30天的處理時間。

3. 官方審核不通過的理由有哪些?

(一) 與前案相似

與前案的整體外觀、讀音及觀念相似及指定的商品/服務類似。

名稱 產品/服務相同相似 (50%)
相同核准機率極低核准機率低
類似群組*核准機率低核准機率中
前案相似核准評估表
(二) 商標不具識別性

1.) 僅包含不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀。
2.) 僅包含指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
3.) 廣告宣傳用語或流行用語或是競爭同業必須使用者。

 情況1情況2情況3
商標名稱143原味香腸小確幸
指定於樂器肉類製品茶飲料
識別性不具識別性不具識別性不具識別性
不具識別性之範例

3. 收到核駁先行通知,我可以怎麼處理?

(一) 當核駁理由為「與前案相似」

先進行案件狀況的判斷,評估指標如下:

  • 本案件最具識別性的地方。
    • 兩案相似程度相同/近似的程度
    • 兩案商品項目相同/類似的程度
    • 先權利人多角化經營之情形;
    • 實際混淆誤認之情事;
    • 相關消費者對各商標熟悉之程度;
    • 系爭商標之申請人是否善意;
    • 其他混淆誤認之因素等為參考因素

一般採取作法:

  1. 刪除不予核准的商品/服務項目。
  2. 和前案商標權人簽屬商標並存同意書。
  3. 撰寫申覆意見書及整理證據資料。

聯繫對象 :

  1. 聯繫智財局的審查委員與他討論此案件。
  2. 聯繫你的智財顧問或是律師。
  3. 聯繫前案商標權利人與他討論商標並存。
(二) 當核駁理由為「商標不具識別性」

先進行案件狀況的判斷

  • 判斷-不具識別性部分,是否為本商標要保護的部分。
  • 判斷-此商標是否已經有商業上使用及有相關商業證明文件。
            
為重要保護部分非為重要保護部分
已有商業使用及證明準備資料 及 撰寫意見書採用 聲明不專用
尚未商業使用及證明建議與律師、商標代理人進行討論採用 聲明不專用
識別性判斷做法表

準備的文件,證明此商標具有識別性的資料:

  1. 商標的使用方式時間長短同業使用情形
  2. 銷售量、營業額與市場占有率;
  3. 廣告量、廣告費用、促銷活動資料;
  4. 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍;
  5. 各國註冊證明;
  6. 市場調查報告;
  7. 其他可證明標識具有後天識別性的證據。

4. 何謂類似群組?

為了方便商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用,建立類別及群組。但是商品或服務類似與否之認定,並非絕對受該分類之限制。因此,需要參考組群代碼之間是否被歸納為類似的關係。

類別09類09類
商品項目安全帽電話
類似/不類似不類似不類似
(一) 同一類的商品或服務彼此間不一定相互類似
類別29類30類
商品項目糖漬果蔬糖果
群組代碼2908023006
類似/不類似類似類似
(二) 不同類的商品或服務間也可能具類似關係
類別03類35類44類
商品項目化妝品化妝品零售美髮;美容;三溫暖
群組代碼03013519184402
產品/服務產品服務服務
類似/不類似類似類似類似
(三) 商品與服務間亦存在有類似的情形

化妝品與化妝品零售及美髮服務都是會認定類似產品/服務,也是這個原因也直接影響商標核准的機率,申請時應該要特別注意。

最後補充,個案審查上得依指定商品及服務的功能、用途、交易習慣和市場實際情況檢索相關的商品及服務

5. 識別性介紹

(一) 識別性強弱:

可以分為具有識別性及不具識別性,兩個區域:

具識別性:

  • 獨創性-  Google指定於 搜尋引擎服務、廣告服務
  • 任意性-  頻果指定於 電腦;玉山銀行指定於 銀行服務。
  • 暗示性-  一匙靈指定於 洗衣粉;医鞋院指定於 修理之服務。

不具識別性:

  • 描述性-  美味、新鮮指定於 食物;南陽街指定於 補習班服務。
  • 通用名稱- 咖啡、茶指定於 飲料。
  • 其他不具識別性- 單一字母、單純數字。
識別性強弱圖
(二) 後天識別性

又稱為第二意義,可以透過使用取得具指示及區別功能。其中使用證據則是為取得識別性的關鍵指標。

(三) 後天識別性證據參考指標
  • 以當地相關消費者認知為主要判斷標準,盡量提供當地使用資料。
  • 越直接明顯描述性文字需要越多的使用證據。
  • 證據數量多寡沒有肯定數量。
  • 市場調查報告可信度來自市調單位/機構公信力。
  • 報章雜誌介紹。
  • 同業公會;商會、工會及認證機構的出具的證明文件。
  • 其他往來業者支持性證據。

小結

讀完以上介紹,相信您對「核駁先行通知」以及該如何應對,已經有了一定的理解。不過回過頭來說,走到這一步都是下下策。最好的方式,就是在商標申請前及早做好「商標檢索」,在取名階段就盡量避免進行核駁補正的可能性;或直接選用「AIPLUX安心方案」,交由我們來為您處理。

如果您對商標申請與核駁處理仍有任何疑問,歡迎聯繫AIPLUX線上客服,我們將竭誠為您服務!

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